【案号】
(2019)闽01民初2419号
(2021)闽民终208号
【裁判要旨】
有证据证明，被诉侵权行为人早在权利商标申请注册及使用前就已经在相同或类似商品上使用与权利商标相同或近似标识，且该使用行为具有持续性，并使得该标识已经具有一定影响的情况下，在先使用人可以在原先的使用范围内继续使用该未注册商标，而不应被认定构成商标侵权。
【案情简介】
原告阿一波食品有限公司(下称阿一波公司)系第8542616号“深海”文字商标的所有权人，核定使用商品包括第29类的紫菜等。商标的注册日期为2012年9月14日。被告福州海林食品有限公司(下称海林公司)在其生产的四款紫菜产品的外包装上标注有“深海紫菜”字样，并使用了被告自有商标“海之林”“金海林”。阿一波公司起诉认为海林公司在相同产品的外包装上突出使用与其商标完全相同的“深海”标识，构成商标侵权。海林公司辩称阿一波公司系恶意抢注商标，其使用“深海”二字系对商品特点的描述性正当使用，且其在2002年前就已经在使用“深海”字样，属于在先使用，不构成商标侵权。
福州市中级人民法院经审理认为，阿一波公司商标目前尚在有效期内，应受法律保护。海林公司在所销售的其中两款紫菜产品外包装上突出使用“深海”字样，容易导致混淆，应认定构成商标侵权。据此一审法院判令海林公司停止侵权、赔偿损失。海林公司不服一审判决提起上诉。
福建省高级人民法院认为，海林公司在本案中提供的证据足以证明其早在2002年即开始生产销售带有“深海”字样的紫菜产品，该持续性的使用行为已经使“深海”文字成为有一定影响的标识，且海林公司没有超出原有使用范围。故海林公司关于在先使用的抗辩成立，据此，撤销原审判决，改判驳回阿一波公司的全部诉讼请求。
【法官评析】
商标权人注册商标的目的就是防止他人傍名牌、搭便车，以法律手段保护其正当的商业信誉。一般情况下，商标权人合法注册商标后，其他人在相同或类似商品上就不得再使用与注册商标相同或近似的商标，否则即构成商标侵权。但如果在一个商标获得注册之前，他人就已经善意地在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标，自然不属于对在后注册商标中商誉的不当利用，与傍名牌无关。虽然在该注册商标投入使用，实际发挥了区别商品来源的识别功能之后，他人在原有范围内的继续使用确有可能导致消费者发生混淆，但对这种使用，商标权人应当予以容忍，否则，就会剥夺在先使用人通过诚实经营所积累的商誉，对于在先使用人是不公平的，也有违商标法的立法目的。我国商标法在2013年修订时引入在先使用抗辩制度，该法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”从该条款的字面意思理解，在先使用抗辩需满足以下要件：第一，该在先商标使用人先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似的商标;第二，通过在先使用人的使用，使得该未注册商标具有一定的知名度，相关公众在商标标识与所使用的商品或服务之间产生了对应联系;第三，该在先使用人在原使用范围内使用该商标。
关于在先使用的性质应如何界定，最高人民法院在相关案件中认为，商标法第五十九条第三款规定的内容是针对具体情况作出的在先使用人不侵权抗辩事由。关于在先使用的构成要件，由于商标法的规定较为原则，在具体适用中有一定争议，争议主要是围绕“有一定影响”和“原使用范围”两个要件应当如何掌握的问题。
对未注册商标进行保护的目的就在于保护在先使用人对未注册商标享有的商誉，所以要求该商标具有一定的影响，具有一定的知名度。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第二款规定：“在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。”从法律体系的完整性和一致性解释出发，前述司法解释的规定在在先使用抗辩的认定中可以参照适用。故在具体案件中，在先使用人能够证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，属于商标法第五十九条第三款中在先使用有一定影响的商标。另外，根据司法实践，“有一定影响”是在一定或者特定的地区具有知名度和影响力，而不是全国性的普遍知名，对“一定影响”标准不能提出过高要求。正是因为地域限制才会出现善意不知他人未注册商标在先使用的情况，但是这种地域限制不应过度放大，限制在与在后主体经营范围无交叉的当地相关市场即可。
对于“原使用范围”的含义，商标法及司法解释亦无明确规定，故需结合商标法的基本原理及该条款的立法目的来理解。商标作为一种商业符号，其价值来源于在经营活动中的实际使用。通过在先使用人的经营，使得该商标承载了一定的商誉，在商标标识与商品之间建立起稳固的联系，这种通过使用产生的商誉以及标识与商品之间的联系，是法律需要予以保护的。这里涉及两个条件的认定：“原有”指的是哪个时间点?“范围”从哪些角度来界定?一般认定知晓在后注册商标的申请或使用的事实之前的使用范围属于“原有”范围，时间点就是在后注册商标的初步审查公告日。地域上的范围应当指在先使用商标的“影响”或商誉所涵盖的地域范围，在先使用人不应在该地域范围之外扩张使用商标。在北京知识产权法院审理的启航考试学校诉启航公司商标侵权案件中，两个解释方法的适用值得借鉴：一是目的解释方法的适用。该案中，法院认定在先使用人的后续使用行为，主体上仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”;“商标”及“商品或服务”应与在先使用的商标及商品或服务“相同”或“基本相同”;但使用行为的规模不受在先使用规模的限制。关于使用规模的认定，裁判者是结合该条款的立法目的、商标本身的特征以及经营活动的特点等因素综合作出的分析意见(目的解释)。二是注重法律解释体系性。法院将争议焦点归纳为我国现行商标法第五十九条第三款的适用问题，但并没有仅仅局限在该法条本身，而是兼顾了我国现行商标法、反不正当竞争法和相关司法解释的规定，在证成的过程中呈现出体系性，避免了断章取义和形式主义。
具体到本案，有证据显示海林公司自2002年开始就在其生产的紫菜产品的交易单据上、商品外包装图片上使用“深海紫菜”字样。该持续性的使用行为已经使“深海”文字成为有一定影响的标识，且在阿一波公司的涉案商标获得注册后，海林公司对“深海”标识的使用并没有超出原有使用范围。另外，海林公司在紫菜产品的外包装上还使用了其自有商标，可以视为附加了区别性标识，故海林公司关于在先使用的抗辩成立。
